미국은 전 세계 GDP의 24.2%를 차지하는 세계 최대 시장으로 우리 기업의 적극적인 진출이 이루어져 왔다. 그리고 지금도 많은 중소·벤처기업이 미국시장 진출을 모색하고 있다. 또한 미국은 특허 제도가 성공적으로 정착되어 운영되고 있는 나라로 특허 출원·소송이 활발히 일어나고 있다. 특허 침해에 따른 손해배상액이 우리의 약 110배에 달할 정도로 지식재산이 강력하게 보호되고 있다.
우리 중소·벤처기업이 미국시장에 안정적으로 진출하기 위해서는 미국 특허 제도에 대한 이해와 다음과 같은 전략 마련이 필요하다.
- 미국에서 특허를 침해하게 되면 미국으로의 진출이 어려워 질 뿐만 아니라 소송 대응에 막대한 비용과 노력이 소요된다. 따라서 미국에 진출하려는 중소·벤처기업은 미국 진출 전 특허 침해 여부를 반드시 검토하여야 한다. 만약 침해 여부 검토 후 침해인 것으로 판단되면 회피 설계를 실시해야 한다.
- 경쟁기업의 유사제품 출현을 방지하기 위해서는 미국 특허를 획득하는 것이 중요하다. 특히 분쟁이 많은 기술분야의 중소기업에게는 특허 출원이 매우 중요하다. 미국에서는 알고 있는 선행 기술을 미제출하거나 발명자를 잘못 기재하면 특허를 받았다 하더라도 권리를 행사하지 못할 수 있으므로 출원 시 이에 유의해야 한다. 또한 미국에는 우리와 달리 가출원 제도와 부분계속출원 제도가 있는데 이를 활용해 볼 수도 있다.
- 미국 특허를 획득하기 위해서는 영어로 작성된 서류를 제출해야 하므로 번역에 유의하여야 한다. 이를 위해 미국 특허에 경험이 많은 국내 대리인과 번역인을 선임하는 것이 좋다.
- 특허 권리범위는 청구항에 의해 결정되는데, 청구항은 발명의 특징이 명확하게 드러나도록 작성하여야 한다. 청구항 작성 시 넓은 의미의 용어를 사용하고, 연결부, 전치사, 관사, 단수·복수의 사용에 주의하여야 한다.
- 미국 특허를 획득한 이후에는 해당 제품에 특허를 표시하는 것이 좋다. 특허 표시가 있으면 침해자는 해당 특허를 실제 인지하지 못하였다 하더라도 이를 주장하기가 어렵고, 특허권자는 침해자로부터 최대한의 보상을 이끌어 낼 수 있다.
- 경쟁업체가 특허를 침해하는 경우 경고장을 발송하거나 소송을 제기하여 경쟁업체의 침해 활동을 중단시킬 수 있다. 다만 분쟁이 시작되면 막대한 비용과 노력을 투입해야 하므로 신중을 기하는 것이 좋다. 경고장을 발송하거나 소송을 제기하기 전에는 경쟁업체의 대응에 따른 대응 전략이나 최종 목표를 미리 마련해 두도록 한다. 또한 지방법원의 경향을 고려하여 어느 지방법원에 소송을 제기하는 것이 유리할지도 함께 검토하여야 한다.
- 소송이 발생하면 중소기업 임직원은 증언녹취(deposition)에 참여할 수 있는데, 증언녹취 시에는 질문 내용에 대해서만 짧게 답변하고 질문 받지 않은 내용까지 추가하여 답변하지 않도록 한다.
- 특허 침해로 피소가 된 경우 특허심판원(PTAB)에 특허무효 심판(IPR)을 청구할 수 있다. 특허무효 심판(IPR)은 특허무효 소송보다 저렴하고 신속하게 결과를 받을 수 있다.
- 미국에서 소송이 진행되면 상당히 많은 비용이 필요하므로 소송을 계속 진행하기보다는 상대방과 협상을 시도하여 분쟁을 조기에 마무리 짓는 것이 더 현명한 방법일 수 있다. 미국에서는 많은 중소기업들이 장기간 지속되는 값비싼 소송보다는 합의를 통해 분쟁을 종결하고 있다.
- 소송비용에 대한 부담을 완화하는 방법으로 특허공제에 가입하거나 소송 파이낸싱(Litigation Financing)을 활용해 볼 수 있다.
미국에서는 중소기업을 혁신과 일자리 창출의 원동력으로 보고 중소기업의 지식재산 활동을 지원하기 위해 다양한 정책을 펼치고 있다. 우리 정부도 다음과 같은 정책을 펼칠 것을 제안한다.
- 중소기업 지식재산 교육에 강사와 수강자 간의 쌍방향 소통이 가능한 웨비나(webinar)를 도입한다. 그리고 우리나라 주요 수출국의 지식재산 제도에 대한 교육을 집중적으로 실시한다.
- 기술 중심 중소기업에 대한 지식재산 교육 강화를 위해 기술혁신형중소기업으로 선정되거나 벤처기업으로 확인받기 위한 요건에 지식재산 교육 이수 여부를 추가한다. 또한 중소기업 육성에 전문성이 있는 중소기업부와 지식재산 교육에 전문성이 있는 특허청이 협력하여 기술혁신형중소기업 및 벤처기업에 대한 지식재산 교육을 실시한다.
- 우리 중소·벤처기업의 미국 대응 전략 마련을 위해 미국 지식재산 전문가를 육성한다. 국내 대리인의 미국 지식재산 전문성을 제고하는 것이 중요하며, 기업 내 특허 업무 종사자, 지식재산 서비스업 종사자, 교수 등의 전문성을 활용하여 미국 특허 제도 및 현황에 대한 정보를 확산하는 방안도 필요하다.
최근 미국은 지식재산을 무기로 중국과의 무역전쟁을 진행하는 등 지식재산을 활용한 자국 산업보호 국가전략을 적극 추진 중이다. 이러한 상황에서 본 연구가 도움이 되어 우리 중소기업이 특허와 관련된 어려움을 겪지 않고 미국에 성공적으로 진출할 수 있기를 기대해 본다. |
